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从专利侵权诉讼角度看专利撰写的基本原则 

发布日期:2016-01-01 来源:中屹知识产权

专利撰写与专利侵权诉讼之间关联非常密切,除了满足授权的要件之外,撰写还必须考虑到如何便于专利权人日后进行专利侵权诉讼。因此,在专利撰写时需要考虑专利诉讼的观点。本文结合案例从专利侵权诉讼的角度来探讨专利撰写需要注意的问题。

一、权利要求保护范围与等同原则

什么样权利要求的保护范围是恰当的?为了给申请人争取尽可能大的保护范围,在申请时尽量撰写范围大的权利要求,在专利审查过程中再逐步修改。本文从等同原则的角度来看什么样的权利要求保护范围是合适的。

专利侵权的判断分为相同侵权判断和等同侵权判断两个步骤。相同侵权又称为文字含义上的侵权(literal infringement),是指在被控侵权的产品或方法中能够找出与权利要求中记载的每一个技术特征相同的对应特征。

尽管申请人在撰写权利要求以及专利审批过程中,应当应可能地争取获得较宽保护范围的权利要求,但是却不可能要求申请人预见到侵权者以后有可能采用的所有侵权方式。如果过分拘泥于权利要求的文字,则不能为专利权人提供有效的专利保护。因此,无论是国际范围内还是在中国都采用等同原则。等同侵权,是指在被控侵权的产品或方法中能够找出与权利要求中记载的技术特征相等同的对应特征。

世上完全相同的东西总是很少,而相似的东西就很多。在专利侵权判断中认定等同侵权的情况也明显多于认定相同侵权的情况,这表明等同原则在整个专利侵权诉讼中占有十分重要的地位。

说到等同原则,必然要提到禁止反悔原则。禁止反悔原则旨在防止专利权人采用出尔反尔的策略,即在专利审批过程中为了获得专利权而对其保护范围进行了某种限制,或者强调权利要求中的某个技术特征对于其确定新颖性和创造性如何重要;到了侵权诉讼时又试图取消其所作的限制,试图扩大其保护范围。应当指出的是,当相同侵权不成立,进而依据等同原则来判断等同侵权时,才需要考虑适用禁止反悔原则。

因此,可以认为禁止反悔原则时对等同原则的一种限制,其作用与等同原则相反。如前所述,等同侵权在专利侵权诉讼中占有很大比例。并且,在中国等同侵权的判断时间点为侵权发生之时,而在专利申请日到侵权发生之间,随着技术的发展,侵权人采用替代手段实现发明目的的可能性大大增加。因此,减少适用禁止反悔原则,保留适用等同原则的权利尤为重要。为了减少适用禁止反悔原则的使用,有必要改变权利要求的撰写策略。

每一个专利代理人都被教导要为专利申请人争取尽可能大的利益,因此要撰写保护范围足够大的权利要求。通常采用的方式是,撰写保护范围很大的独立权利要求,通过从属权利要求层层递进,在专利审查过程中再修改权利要求,直到专利审查员感到能够接受为止。

但是,对权利要求的修改很可能会导致禁止反悔原则的适用。因此,如果没有特殊因素,有必要在一开始就尽可能地提交保护范围适当、符合专利法各项规定的原始权利要求,以避免对权利要求的过多修改。

以美国为例,美国最高法院在Festo一案中强化了禁止反悔原则在专利侵权诉讼中的作用。在Festo案之前,美国专利律师采用的策略是“漫天要价”,在专利审查过程中与专利审查员“讨价还价”,不断修改权利要求,直到专利审查员接受为止。在Festo案之后,美国专利律师改变了这一策略,因为一旦审查员指出不得不进行修改,就会对所获得专利权的保护范围产生十分不利的影响。

值得指出的是,应当避免撰写明显没有新颖性或创造性的权利要求。但也不能因为保留等同的权利,而写“照片式权利要求”—照搬实施例。

二、说明书撰写与捐献原则

最高人民法院在2009年的司法解释中,第一次明确了所谓的捐献规则:

对于仅在说明书或附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷中将其纳入专利保护范围的,人民法院不予支持。

适用捐献规则基于权利人执行披露等同方案却没有将它写入权利要求的事实推定,权利人明知等同方案的存在却依然选择放弃该方案。

在撰写说明书时,为了支持权利要求的保护范围,往往会在说明书中撰写多种实施方式。为了控制权利要求的数量等因素,权利要求(通常是从属权利要求)中往往只记载发明人认为极为重要的技术方案,而仅在说明书中描述根据发明人提供的技术方案的变形。一旦适用等同原则,这就导致了这些在说明书中描述而在权利要求中没有记载的技术方案无法纳入保护范围。

案例一:

在乐雪儿公司与被申请人陈顺弟等侵害发明专利权纠纷案(案号:(2013)民提字第225号)中,涉案专利(200610049700.5)争议部分为步骤的互换,步骤6和步骤7的互换,步骤10和步骤11的互换。

最高人民法院认为,步骤6和步骤7的互换构成等同。而对于步骤10和步骤11的互换,涉案专利说明书在第3页中明确记载了10、11步的步骤可以调换,而这一调换后的步骤并未体现在权利要求中,因此调换后的步骤不能纳入涉案专利权的保护范围,关于第10、11步的调换方案应适用捐献原则。

案例二:

在王行安与董玉敬侵害发明专利权纠纷案(案号:(2014)闽民终字第407号)中,涉案专利权利要求10的记载,涉案专利要求保护的是至少有两个爪腿的取饼机构,而被控侵权技术方案的对应特征为带有多个刺针的取饼机构,故两者为不相同的技术特征。王行安主张刺针与爪腿所起的功能、效果是一样的,且为本领域常见手段的简单替换,因而两者为相等同的技术特征。

涉案专利说明书在“实用新型内容”第(0003)部分记载:“根据本实用新型的加工设备利用成段分布在输送链上的承接件组合段或带空档的输送带配合刺针或爪式取饼机构完成对干燥后的成品料饼从料盘内抓取并输送至机外的作业”,第(0015)部分记载:“该装置利用成段分布在输送链上的承接件组合段或带空档的输送带配合刺针或爪式取饼机构,完成对干燥后的成品料饼从料盘内抓取并输送至机外的作业,本装置是提高紫菜加工机组工作自动化的核心技术装置之一”,根据说明书的上述记载,取饼机构可分为刺针和爪式取饼机构,刺针取饼机构和爪式取饼机构为解决技术问题的两种不同方案。

法院认为:由于在取饼机构中采用刺针构件为常见的手段,普通技术人员根据权利要求书及说明书的记载能够得出采用刺针构件与其他专利技术特征组合形成新技术方案的技术启示,该技术启示即为涉案专利的权利人对社会公众的捐献。基于以上分析,王行安在本案中关于爪式构件与刺针构件构成等同替换与前述司法解释的规定不符,不予支持。

通过上述两个案例可以看出,在说明书中列举技术方案的变形形式有利于支持权利要求的保护范围,但是,如果变形形式没有写入到权利要求中,则在将来可能由于捐献原则而导致等同原则无法适用。这是值得代理人注意的问题。

三、权利要求用语与意图限定

与捐献原则接近的另一种规则是所谓的“意图限定”或“意识限定”原则。后者是指权利人在其权利要求中适用非常明确的限定性语言界定保护范围,给社会公众传达的信息时在该范围之外,权利要求不会主张权利。这一规则与捐献原则的差别在于,“意图限定”原则强调语言本身的明确含义,而不关注权利要求是否在权利要求之外披露过被视为排除的方案。

案例:

在大连仁达新型墙体建材厂与大连新益建材有限公司(最高人民法院(2005)民三提字1号)案中,涉案专利(ZL98231113.3)涉及一种混泥土薄壁筒体构件,该专利的权利要求内容为:

一种混泥土薄壁筒体构件,它由筒管和封闭筒管两端管口的筒底组成,其特征在于所述筒底以至少二层以上的玻璃纤维布叠合而成,各层玻璃纤维布之间由一层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料粘接……

被控侵权产品的主要技术特征为:筒管由一层玻璃纤维布夹在两层水泥无机胶凝材料中,封闭筒管两端的筒底亦由水泥无机胶凝材料构成,其中没有玻璃纤维布。与涉案专利相比,被控侵权产品的筒管部分少一层玻璃纤维布,筒底部分没有玻璃纤维布。

对于被控侵权筒管部分在水泥无机胶凝材料中有一层玻璃纤维布是否属于与专利响应技术特征的等同特征,最高人民法院认为:

由于本案专利权利要求书在叙述玻璃纤维布层数时,明确使用了“至少二层以上”这种界线非常清楚的限定词,说明书亦明确记载玻璃纤维布筒的套叠层“可以少到仅两层”,故在解释权利要求时,不应突破这一明确的限定条件。应当认为,本领域的普通技术人员通过阅读权利要求书和说明书,无法联想到仅含有一层玻璃纤维布或者不含玻璃纤维布仍然可以实现发明目的,故仅含有一层玻璃纤维布或者不含有玻璃纤维布的结构应被排除在专利权保护范围之外。

从案例可以看出,虽然不能仅从文字上进行判断,但是“至少”一类的用语还是会影响到等同原则的适用。在不涉及到技术方案的新颖性和/或创造性时,要尽可能避免这类“意图限定”。

四、权利要求布局与侵权可视度

直接侵权优先

专利侵权包括直接侵权和共同侵权。专利法中的共同侵权就是共同侵犯专利权,即多个民事主体共同实施的侵犯他人专利权的行为。对于多个产品交互的方法过程或者系统装置,可能就存在上述共同侵权的情况。

共同侵权需要申请人多方举证,这势必造成举证上的困难。因此,在权利要求撰写时,有必要从寻找可能侵权人的便利性上以及降低诉讼不确定之因素来考虑,对于权利要求的类型布局要全面考虑。方法权利要求,尽量从一侧去撰写方法步骤,避免多个执行主体参与其中,造成举证上的困难以及需要面对共同侵权诉讼的复杂性。

这一点在计算机和通信领域中尤为明显。以计算机网络为例,一般的互联网服务都是采用服务器加客户端模式,即服务由网络侧的服务器和用户侧的客户端共同完成。在很多情况下,客户端和服务器的功能由不同的服务提供商提供,为了侵权举证的便利性,有必要在撰写时区分哪些技术是在服务器上实现,哪些技术是在客户端上实现。

目前这种不同服务提供商共同完成一项服务的情况越来越多,例如,智能手机生产商与可穿戴设备商合作提供健康监测;智能手机生产商与家电生产商合作,实现智能家电服务。在新的基于协作的服务模式下,一项服务越来越多的分散到多个厂商,相应的专利侵权诉讼的举证等也越来越复杂。因此,这是在撰写时应当注意的一个问题。

产品权利要求优先

专利法第11规定:

发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

由此可以看出,产品权利要求的侵权行为比方法权利要求的侵权行为多出“制造”这一行为。因此,能写成产品权利要求的优选写产品,能写成硬件实体的优选写硬件实体产品,否则全部以计算机流程为依据的写功能模块架构产品。

产品权利要求除了多出“制造”这一行为,对于硬件产品,由于硬件由物理器件组成,在侵权举证时也有一定的好处。

根据不同的侵权主体布局不同的权利要求

同一个技术方案,尤其是涉及到多个侵权主体的技术方案,同一特征在不同的侵权主体的表现形式可能不同。因此,有必要以便于举证为原则,根据不同侵权主体的特征布局不同的权利要求。

以智能手机为例,为实现一项功能,可能涉及到手机硬件制造商、移动运营商、手机系统提供商。如果仅布局一组权利要求,则有可能导致对于任何一方而言都不构成侵权,或者给任何一方提供辩解不构成侵权的机会。如果针对技术特征在每一方的表现形式,布局多组权利要求,则可能会避免上述情况的发生。

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