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专利怎么写——从侵权诉讼角度浅谈申请文件撰写的若干问题

发布日期:2016-01-01 来源:中屹知识产权

专利侵权诉讼的目的是为了争夺市场,通过专利诉讼抑制竞争对手的生产规模, 也是专利申请的目的。在实际应用中专利侵权诉讼中关于侵权基本事实认定是侵权诉讼的基础。而专利权是一种知识产权,其保护客体是发明创造,属于智力活动的成果,需要在法律上对其保护范围进行界定,判断他人的行为是否构成侵犯专利权的行为,必须判断其行为客体是否落入专利权的保护范围。

其中是否构成侵犯专利权的行为的判断必须兼顾两方面的因素:

一方面要为专利权人提供切实有效的法律保护,如果不能做到这一点,专利制度就会失去其建立的意义;

另一方面要确保专利权的保护范围有足够的法律确定性和可预见性,如果不能做到这点,就会损害公众的合法权益,影响正常的竞争秩序,其结果反而会阻碍科学技术的进步。

根据《最高人民法院关于审理专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》 第七条规定:人民法院判定被侵权技术方案是否落入专利权的保护范围,应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。

被侵权技术方案包含于权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的, 人民法院应当认定其落入专利权的保护范围;被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比,缺少权利要求记载的一个以上的技术特征,或者有一个以上技术特征不相同也不等同的,人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。

由上可知,有效的专利申请保护范围对于侵权诉讼是至关重要。以下就是根据《专利法》 第五十九条“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”的规定,就侵权诉讼中权利要求书以及说明书的作用为基础,引申出在申请文件撰写时,权利要求书以及说明书时注意的问题:

1)在撰写过程中,关于发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准的解释。

申请人在撰写权利要求以及专利审批过程中, 应当尽可能地争取获得具有较宽保护范围的权利要求,但是事实上不可能要求申请人在获得专利权的过程中就能够遇见侵权者以后可能采用的所有侵权方式。这就使得侵犯专利权的行为是以权利要求所要保护的范围为准进行判定的,根据《专利法实施细则》第十九条的规定,权利要求书应当记载发明或者实用新型的技术特征。

一项权利要求中记载的所有技术特征共同限定了要求专利保护的范围。但凡在权利要求中记载的一个技术特征,都会对该权利要求的保护范围产生一定的限定作用。在权利要求的撰写中对应当注意以下问题:

首先:权利要求进行适当概况,其中概括的保护范围需要结合:是否能够解决的技术问题进行判定。若是将没有解决技术问题的技术方案概括进去,则权利要求书得不到说明书的支持,若是没有将解决技术问题的技术方案概括到权利要求书中,则权利要求书得到了说明书支持。

在撰写权利要求时,一是避免申请人在撰写时不要出现权利要求范围过于狭小的“先天不足”的现象;二是当审查员对其权利要求的保护范围提出的限制要求不够合理时,要据理力争,以维护自己的合法权益。三是,申请人应当注意避免刻意追求不合理的过宽保护范围。在撰写权利要求中,针对每一个技术特征的描述都需要采用合理的概括方式进行撰写。

针对每一个技术特征的设定与撰写都需要清楚,使得所有特征组合起来的权利要求符合专利法第二十六条第四款等的相关规定。为后续的侵权诉讼提供基础。

其次,独立权利要求技术方案应该能解决最基本的技术问题。独立权利要求书应当从整体上反映发明或实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术方案。在独立权利要求中不漏写必要技术特征,充分掌握专利法实施细则第二十条第二款的规定。

再次,在实际代理过程中,申请文件中往往存在《最高人民法院关于审理侵犯专利纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条规定:对于仅在说明书或附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持的“捐献原则”行为,即无偿的将发明人的创造点在说明书中进行公开,提供给公众任意使用,这也是违反了专利法设立初衷。

虽然可以通过后续程序进行补救,即发明需要在提出实质审查请求时或者发明专利申请进入实质审查阶段通知书起三个月,实用新型专利申请只能在申请起两个月内,通过主动修改将需要保护的方案以符合单一性的原则,再以权利要求的形式进行保护。但是不利于程序节约原则,因此,在实际代理中应该避免出现此种问题。

再次,权利要求中涉及的现有技术特征可以不用再进一步进行解释,而针对新造词或者非本领域技术词语可以在权利要求书中进行解释或者在说明书中进行相关解释。

最后,在专利申请授权后,并不意味着被授予的专利权一定符合《专利法》和《专利法实施细则》的所有相关规定,尤其是符合关于新颖性和创造性的规定。当公众中的任何人发现了专利审查不曾考虑过的与发明或者实用新型密切相关的现有技术时,专利权的有效性就会受到质疑。

目前,国家知识产权局对无效宣告请求的审查程序有明确的规定,一般不允许专利权人在无效宣告请求中将仅仅记载在说明书中的而没有记载在授权权利要求书中的技术特征通过修改方式加入到权利要求书中,只能通过权利要求的删除、权利要求的合并以及技术方案的删除。因此,申请人在撰写权利要求时,针对所要解决的技术问题进行权利要求保护范围大小上形成梯度层次的设计,针对每一个改进点都需要设计相应的技术方案进行保护,形成倒金字塔的方式进行撰写,使得专利权人在无效程序中形成立体“防线”。

2)在撰写过程中,关于说明书及附图可以用于解释权利要求的内容的解释。

首先说明书自身需要做到公开充分,才能进一步对权利要求书进行解释与说明, 而说明书及附图应当对发明或者实用新型做出清楚完整的说明,其作用在于是所属领域的技术人员能够实施该发明或实用新型,要能够实施,因此说明书公开充分是首要的问题;

其次,在侵权判定过程中对权利要求的解释不仅仅包括说明书、附图、权利要求书中的其他权利要求和专利审批档案等内在证据,还包括外在证据,例如词典(尤其是专业技术词典)、技术工具书(尤其是技术手册、技术标准)、教科书、百科全书、专家证言等。而根据《最高人民法院关于审理专利侵权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条规定:人民法院应当根据权利要求的记载,结合本领域普通技术人员于都说明书几幅图后的对权利要求的理解, 确定专利法第五十九条第一款规定的权利要求的内容。

第三条规定:人民法院对于权利要求,可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的,从其特别界定。以上方法仍不能明确权利要求含义的,可以结合工具书、教科书等公知文献集本领域普通技术人员的通常理解进行解释。

上述规定明确表明解释权利要求应当优先考虑内在的证据, 必要时才需要考虑外在证据。因此,在申请文件撰写时,发明创造(无论是改进型还是全新的发明创造)会导致引入新的技术概念,因为采用已有术语难以清楚表达,需要申请人“创造”新的术语;有时,采用已有的术语或表达方式也不是完全不能表达,但效果不好,容易使人产生理解上的困难,不如采用特殊的术语或者特殊的表达方式更为适宜。无论是哪种情况,只要说明书、权利要求书自成体系,自圆其说,使得本领域的技术人员通过说明书或者权利要求书的解释,满足专利法第二十六条第三款“说明书应当公开充分”以及第四款“权利要求书应当清楚完整”的要求即可。

此外, 权利要求书中包含的其他权利要求也能够用于解释一项权利要求中采用的措辞和术语的含义,基本原则是:

第一,不通权利要求中采用的相同技术术语应当解释为具有相同含义,无论在什么情况下做出的解释都不应当使之自相矛盾或者对发明、实用新型来说变得没有技术意义。

第二,当不同的权利要求中对相同或者类似技术盖面采用不通的措辞或者术语时,应当认为他们的含义不同,不能将其解释为具有相同的含义。在专利侵权诉讼中,专利权人或者被控侵权人为其自身利益,有时会主张将不通权利要求中采用的不同措辞或术语解释为具有相同的含义,对此主张不应予以支持。作为规则,如果他们具有相同含义,则专利权人应当在撰写专利申请文件时就应当采取相同的措辞或者术语,既然采用了不通的措辞和术语,就应当认定他们具有不同的含义。因此,在进行说明书撰写时,针对相同技术特征及术语应当有相同的解释。